De leidende Nederlandse advocatenkantoren in octrooirecht vormen een vreemde eend in de bijt. Zo is het gebruikelijk dat advocaten met zogenoemde octrooigemachtigden onder één dak werken. Deze octrooigemachtigden hebben doorgaans een technische achtergrond en verzorgen het complexe proces dat bij het vastleggen van een patent komt kijken.
‘In octrooizaken werken advocaten en octrooigemachtigden zij aan zij,’ legt advocaat Ernst van Knobelsdorff van V.O. uit. Het kantoor is van oorsprong opgezet als octrooibureau en telt vestigingen in Nederland, Duitsland en België. Het heeft inmiddels drie advocaten in dienst. ‘Octrooiprocedures gaan vaak over ingewikkelde technische zaken. De advocaat laat zich dan inhoudelijk bijstaan door octrooigemachtigden. Het hebben van korte lijntjes binnen één kantoor heeft daarom voordelen.’
Bij Hoyng Rokh Monegier, dat vestigingen heeft in een aantal Europese lidstaten, ligt het zwaartepunt bij de advocaten en zijn octrooigemachtigden toegevoegd. Het Amsterdamse advocatenkantoor Brinkhof heeft twee eigen octrooigemachtigden en is vanwege de start van de pan-Europese rechtbank vorig jaar een samenwerking aangegaan met een Duits kantoor dat hoofdzakelijk octrooigemachtigden heeft. Het eveneens Amsterdamse nichekantoor Vondst houdt het bij in octrooirecht gespecialiseerde advocaten en blijft in procedures werken met octrooigemachtigden van onafhankelijke octrooibureaus.
Europese rechtbank
Het Europese octrooirecht staat voor een grote verandering. Op 1 juni is het UPC-verdrag van kracht geworden waaraan zeventien Europese lidstaten zich hebben gecommitteerd. Partijen kunnen nu op basis van een zogenoemd unitair octrooi met één handeling een patent registreren in alle aangesloten landen. Octrooigeschillen worden in beginsel behandeld door het Unified Patent Court (UPC). De centrale divisie van het UPC zetelt in Parijs, daarnaast beschikt elk aangesloten land over een of meer lokale of regionale UPC-rechtbanken.
Grof gesteld kan voor elke lokale UPC-rechtbank worden geprocedeerd. Inbreukvorderingen worden ingesteld bij de lokale divisies waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. Nietigheidsacties tegen een octrooi worden bij de centrale divisie ingesteld, al kan dit bij een tegenvordering in een inbreukzaak anders zijn. Ook zijn advocaten uit de aangesloten landen bevoegd om voor elke rechtbank op te treden. De gedachte is dat voor elke rechtsbank in de eigen landstaal en in het Engels kan worden geprocedeerd, al is de keuze voor het Engels in onder meer Duitsland en Frankrijk nog niet gemaakt. Aangesloten zijn onder meer Nederland, met een rechtbank in Den Haag, Duitsland, Frankrijk en Italië. Groot-Brittannië doet vanwege de brexit niet mee.
Het UPC-systeem met het unitaire octrooi fungeert voorlopig als extra optie naast de oude werkwijze. Het blijft namelijk nog steeds mogelijk om te kiezen voor een ‘Europees octrooi’. Dit octrooi heeft weliswaar als gemak dat het kan worden aangevraagd voor bescherming in meerdere Europese lidstaten – mits deze zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag uit 1973 – maar de daadwerkelijke validatie moet echter alsnog per land plaatsvinden. Dat is een intensieve en kostbare klus, aangezien elk Europees land hier eigen voorwaarden aan stelt.
Houders van een Europees octrooi kunnen voorlopig kiezen voor een ‘opt-out’. In dat geval blijft hun octrooi buiten het UPC-verdrag en worden geschillen als vanouds voor de nationale rechtbanken uitgevochten. Dit dubbele systeem blijft in ieder geval de komende zeven jaar van kracht.
Opt-out
Advocaten zijn enthousiast. ‘Het grote doel van het UPC is harmonisatie en efficiëntie in rechtspraak,’ zegt partner Theo Blomme van Hoyng Rokh Monegier. ‘Tot op heden konden vonnissen tussen lidstaten ver uiteenlopen. Zo procedeerden we voor AstraZeneca in Nederland tot en met de Hoge Raad, en met succes; de veronderstelde nietigheid van een octrooi op een bepaald medicijn slaagde niet, het octrooi bleef in stand en de generiek moest van de markt af. In Duitsland was het echter precies andersom. Met het UPC kan dit niet meer en dat is een goede ontwikkeling.’
Tegelijk wordt gerekend op tijdwinst en relatief lagere kosten. ‘De rechters bij het UPC zijn ervaren en ambitieus,’ zegt Richard Ebbink, partner bij Brinkhof. ‘Ze streven ernaar binnen een jaar vonnis te vellen. Dat is veel sneller dan de huidige praktijk in de meeste Europese landen. Uitspraken van het UPC gaan snel, worden meer voorspelbaar en de kosten van de procesgang zijn relatief lager.’
Positief is ook Michiel Rijsdijk, partner en een van de vijf advocaten van het litigation-team van Arnold & Siedsma, waar een groot aantal octrooigemachtigden op verschillende technische gebieden werkzaam zijn. ‘UPC-rechters hebben toegezegd om efficiënt te procederen en beloven om binnen een jaar met een vonnis te komen. Nederland is vrij snel, maar door toenemende druk duurt het wel eens twee jaar voor er een vonnis ligt. In veel andere landen duurt het nog langer.’
Toch houdt een deel van de patenthouders hun huidige octrooien buiten het UPC-verdrag. ‘Veel partijen kiezen nu voor een opt-out,’ zegt Ricardo Dijkstra van Vondst Advocaten. ‘Het voordeel van het UPC is weliswaar dat met één procedure voor zeventien landen een verbod op inbreuk kan worden verkregen, maar daar staat tegenover dat een partij het octrooi ook voor al die landen kan verliezen als gevolg van een succesvolle nietigheidsactie van de wederpartij. Ook is procederen voor het UPC vooralsnog enigszins onvoorspelbaar, omdat er nog geen UPC-rechtspraak is en het op onderdelen onduidelijk is hoe UPC-rechters, met verschillende nationale brillen, het recht zullen toepassen.’
Ook Van Knobelsdorff ziet terughoudendheid. ‘Octrooihouders moeten bepalen hoe sterk ze staan. Wanneer een partij bijvoorbeeld eerder al oppositieprocedures heeft overleefd of wanneer een bepaalde uitvinding heel duidelijk “nieuw” is, staat het octrooi sterker en kan het UPC voordeel bieden. Anders is het wellicht raadzaam om bestaande octrooien buiten het UPC te houden en ook nieuwe octrooiaanvragen met een opt-outverzoek te doen.’
Internationale concurrentie
Nu advocaten zonder barrières in zeventien landen kunnen procederen voor een zaak die bovendien pan-Europees uitwerkt, zet dat het internationale speelveld op zijn kop. Blomme van Hoyng Rokh Monegier: ‘In feite moeten Nederlandse kantoren ineens concurreren met bijvoorbeeld grote Duitse of Franse kantoren.’ Blomme zegt hier goed op te zijn voorbereid. ‘Wij hebben verschillende vestigingen in grote Europese landen en kunnen voor UPC-zaken sterke internationale teams optuigen die bestaan uit advocaten en octrooigemachtigden van al deze kantoren.’
Wel voorziet Blomme dat het aantal procedures op termijn afneemt. ‘Waar octrooihouders tot op heden bij voorkeur voor Duitse, Nederlandse en Franse rechtbanken kozen om bijvoorbeeld hun octrooi te verdedigen, hoeven ze nu maar naar een van de UPC-rechtbanken. De koek voor Europese octrooi-advocatuur wordt kleiner, maar de zaken worden waarschijnlijk wel groter.’
Brinkhof heeft vooruitlopend op het UPC een grote organisatorische aanpassing doorgevoerd. Het Amsterdamse kantoor is vorig jaar een samenwerking gestart met het Duitse Vossius, een leidend kantoor dat hoofdzakelijk octrooigemachtigden heeft. Onlangs speelden Brinkhof en Vossius intern een internationaal proefproces na, inclusief slotzitting. ‘Voor alle UPC-gerelateerde zaken werken we samen, verder blijven de kantoren onafhankelijk,’ zegt Ebbink. ‘Voor UPC-zaken is kritische massa nodig, waarbij snel en met een breed team gehandeld wordt. Zo moeten voor inbreukzaken binnen drie maanden na de dagvaarding het verweer en de tegenvordering zijn ingediend. Dat is heel kort, en daar heb je een groot team voor nodig.’
Ebbink denkt dat Nederland en Duitsland goed gepositioneerd zijn. ‘Zeker nu de Engelsen eruit zijn, verwachten we dat het zwaartepunt van UPC-zaken in Noordwest-Europa komt te liggen. Traditioneel zit daar de meeste kennis, zowel bij de advocaten als bij de rechters. Wel hebben de Duitsers een concurrentienadeel wanneer ze besluiten dat niet in het Engels kan worden geprocedeerd.’
Bij V.O. blijft de nadruk liggen op de ruim zeventig octrooigemachtigden. ‘Onze klanten hebben bij geschillen vaak hun eigen advocaten en maken dan gebruik van de kennis van onze octrooigemachtigden,’ zegt Van Knobelsdorff. ‘Onder het UPC zou de rol van octrooigemachtigden bovendien groter kunnen worden, omdat bij de UPC-rechtbanken de verplichte vertegenwoordiging van advocaten vervalt en de technische expertise onder de rechters wordt verzwaard.’
Rijsdijk van Arnold & Siedsma zegt dat de advocaten binnen zijn kantoor een grotere rol gaan spelen. ‘Als wij nu voor een klant een internationale zaak behandelen, werken we samen met advocatenkantoren in het buitenland. Vanwege intensieve betrokkenheid bij rechtszaken zijn de meeste van onze octrooigemachtigden thuis bij de rechtbank. Voor UPC-zaken kunnen we dus eenvoudig een groot team samenstellen van onze eigen octrooigemachtigden en advocaten. We kunnen snel schakelen en verwachten daardoor meer zaken zelf te doen en partijen zonder proceservaring in octrooirecht of vanwege taalbarrières hierin te begeleiden.’
Bij Vondst Advocaten blijft alles bij het oude. Dijkstra: ‘We hebben overwogen of we ons model moeten veranderen, maar onze conclusie is dat dat niet nodig is. Onze octrooipraktijk is altijd internationaal geweest en we krijgen rechtstreeks werk van onze cliënten. De advocatenkantoren waar we in het buitenland mee samenwerken, blijven ook onafhankelijk. Ook halen we geen octrooigemachtigden in huis, maar blijven we werken met de onafhankelijke octrooikantoren waar we altijd al zaken mee doen.’
Ook Dijkstra verwacht dat octrooizaken groter en internationaler worden. ‘Nederland is van oudsher een van de belangrijkste jurisdicties voor internationale octrooiprocedures, waardoor hier veel ervaring is opgedaan bij advocaten en rechters. Bovendien lijkt de procedure voor het UPC sterk op de Nederlandse en kan in Den Haag in het Engels worden geprocedeerd. Nederlandse advocaten staan er daarom goed op om UPC-zaken te behandelen.’