Kroniek Intellectuele Eigendomsrecht

Voor u ligt de eerste Kroniek in het Advocatenblad over het intellectuele eigendomsrecht. In de huidige informatiemaatschappij spelen IE-rechten een belangrijke rol. In deze Kroniek hebben wij een selectie gemaakt van de jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van het octrooirecht, auteursrecht, modelrecht en merkenrecht over de periode februari 2021 tot mei 2022. Voor een goed begrip van het IE-recht zullen wij daarbij ingaan op de betrokken (basis)beginselen. Aan bod komen onder meer de start van het Eengemaakt Octrooirecht, de reikwijdte van auteursrechtelijke bescherming op internet, een aantal belangrijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie op het gebied van het modelrecht en de langdurige vete tussen een lokale snackbar in Goes en een grote Amerikaanse fastfoodketen over het merk Wendy’s.

Door Silke Fest, Nathalie Rodriguez Arigon, advocaat bij HOYNG ROKH MONEGIER in Amsterdam.

Octrooirecht

Geldigheid

Het octrooirecht verleent aan de octrooihouder een exclusief recht om anderen te verbieden de door hem geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Uiteraard zijn er een aantal vereisten waaraan een octrooi moet voldoen.1 Voldoet een octrooi niet aan die zogenaamde geldigheidsvereisten, dan is het octrooi nietig. Allereerst dient de uitvinding nieuw te zijn. Daarvan is sprake als de uitvinding op het moment dat de octrooiaanvrage wordt ingediend geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Tot de stand van de techniek behoort al hetgeen wat openbaar toegankelijk is gemaakt op het moment van de aanvrage. Een octrooi is niet nieuw wanneer alle kenmerken van de uitvinding uit één openbaarmaking blijken.

Veruit de meeste octrooigeschillen gaan over het tweede vereiste voor octrooieerbaarheid, namelijk over de vraag of een uitvinding inventief, dat wil zeggen niet voor de hand liggend, is ten opzichte van de stand van de techniek. In de Nederlandse rechtspraak wordt bij de beoordeling van inventiviteit doorgaans de zogenaamde problem and solution approach toegepast. Daarbij wordt eerst beoordeeld wat de meest nabije stand van de techniek is. Vervolgens worden de verschilmaatregelen van het octrooi ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek vastgesteld, en de daaruit voortvloeiende technische effecten. Op basis daarvan wordt het objectief technische probleem geformuleerd dat door de uitvinding opgelost dient te worden. Als laatste stap wordt dan beoordeeld of de gemiddelde vakman (een fictief persoon met expertise op het betreffende technische gebied) met het objectief technische probleem op een voor de hand liggende wijze de stand van de techniek zou aanpassen om op de in het octrooi omschreven oplossing te komen, in de redelijke verwachting dat hij daarbij het voordeel van de uitvinding zou bereiken.

In een cassatieprocedure tussen Philips en Wiko (ECLI:NL:HR:2022:163) ging de Hoge Raad in op het formuleren van het objectief technische probleem. Octrooihouder Philips had geklaagd dat het gerechtshof Den Haag één van de drie aangevoerde verschilmaatregelen niet bij de formulering van het probleem had betrokken. De Hoge Raad ging daar niet in mee en overwoog dat het gerechtshof terecht had geoordeeld dat die verschilmaatregel geen technisch effect teweegbracht en dat verschilmaatregelen die in het geheel niet bijdragen aan het technische karakter van de uitvinding niet mogen worden meegewogen bij de inventiviteitsbeoordeling. Volgens de Hoge Raad stond het het hof derhalve vrij om het technische probleem te herformuleren aan de hand van de overige twee verschilmaatregelen. Immers, het in de octrooiaanvrage vermelde probleem wordt wel gebruikt als startpunt, maar kan zo nodig worden geherformuleerd.2

De laatste jaren is in de Nederlandse en Europese octrooirechtspraak de plausibiliteitstoets (met name in het kader van het inventiviteitsvereiste) een hot topic gebleken. Deze in de rechtspraak ontwikkelde toets houdt in dat het technische effect waarop de octrooihouder een beroep doet, plausibel moet zijn gemaakt in de octrooiaanvrage, al dan niet door middel van experimentele data. Als dat technische effect niet plausibel is gemaakt, mag dat effect niet worden meegenomen in de inventiviteitsbeoordeling en zal een octrooi doorgaans inventiviteit ontberen. Waar het vroeger vrijwel altijd mogelijk was om een beroep te doen op zogenaamde post-published evidence (bijvoorbeeld experimentele data van ná de indieningsdatum van een octrooi, waarmee het technische effect van de uitvinding naderhand kan worden aangetoond), lijkt de Nederlandse rechter die mogelijkheid de laatste tijd steeds vaker van de hand te wijzen. Dat was ook het geval in Insud/Galenicum (ECLI:NL:RBDHA:2022:494) en in Nutrition/Kuminda (ECLI:NL:GHDHA:2021:2055). In Nutrition/Kuminda kwam het gerechtshof Den Haag tot de conclusie dat wanneer het technische effect van de uitvinding niet in de octrooiaanvrage is geopenbaard, laat staan aannemelijk is gemaakt, er geen beroep kan worden gedaan op post-published evidence om het gestelde technische effect te onderbouwen.3

Of de interpretatie van de Nederlandse rechter juist is, zal eind van dit jaar blijken. In G/21 zal de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (de instantie die verantwoordelijk is voor de verlening van Europese octrooien) zich uitlaten over de toelaatbaarheid van post-publishedevidence.

Inbreuk

De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarin de kenmerken van de uitvinding worden beschreven. De conclusies moeten worden begrepen en uitgelegd in de context van de beschrijving en de tekeningen in het octrooischrift.4

Het afgelopen jaar strandden veel octrooizaken op de inbreukvraag. Met name de lagere rechter nam in veel gevallen aan dat er geen sprake was van inbreuk op het betreffende octrooi. In een reeks uitspraken – Floriation/Royal FloraHolland (ECLI:NL:RBDHA:2021:3588), Barco/Kindermann (ECLI:NL:RBDHA:2021:3857), Douwe Egberts/Belmoca (ECLI:NL:RBDHA:2021:7587) en Kiremko/Tomra (ECLI:NL:RBDHA:2021:12267) – legde de rechtbank Den Haag de ruim geformuleerde conclusies van de betreffende octrooien restrictief uit in het licht van de beschrijving, waardoor de vermeend inbreukmakende producten niet onder de beschermingsomvang van de conclusies vielen en er zodoende geen inbreuk werd gemaakt door de gedaagde partij.

Internationale bevoegdheid en grensoverschrijdende handhaving

Nederland is een populaire jurisdictie om internationale octrooigeschillen uit te vechten, omdat de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven niet terughoudend zijn om in passende gevallen een grensoverschrijdend (cross-border) verbod te geven. Zodoende worden er steeds meer internationale geschillen voor de Nederlandse octrooirechter gebracht, met als gevolg dat er ook veel bevoegdheidsverweren worden opgeworpen.

Een octrooihouder kan in Nederland een kort geding beginnen als hij een cross-border verbod wenst te verkrijgen in alle landen waar zijn Europees octrooi van kracht is. Er moet dan wel een in Nederland gevestigde gedaagde zijn. Die mogelijkheid heeft een aanzienlijke mate van forum shopping tot gevolg. De Haagse octrooirechter heeft zich het afgelopen jaar over een aantal zaken moeten buigen waarin duidelijk werd dat de Nederlandse gedaagde(n) louter in het geding was/waren getrokken om bevoegdheid jegens de buitenlandse gedaagde(n) te creëren. In Idemia/Vision-Box (ECLI:NL:RBDHA:2021:5671), Boston Scientific/Cook (ECLI:NL:RBAMS:2022:2418) en in twee geschillen tussen Ericsson en Apple (ECLI:NL:RBDHA:2021:13881 en IEF 20703) werd geen bevoegdheid, althans geen grensoverschrijdende bevoegdheid, tegen de buitenlandse gedaagden aangenomen omdat er op grond van artikel 8(1) Brussel I bis-Verordening of artikel 7(1) Rv onvoldoende samenhang bestond tussen de vorderingen tegen de Nederlandse gedaagde(n) enerzijds en de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagde(n) anderzijds. De Nederlandse gedaagde(n) verrichtte(n) namelijk niet dezelfde inbreukmakende en/of onrechtmatige handelingen in dezelfde jurisdicties als de buitenlandse gedaagde(n).

Ook een mondiaal geschil tussen zonnepanelenproducenten LONGi en Hanwha werd voor de Nederlandse rechter beslecht. Hanwha is houdster van een Europees octrooi met gelding in verschillende Europese landen. Het octrooi is echter niet van kracht in Nederland. Op basis van haar buitenlandse octrooirechten legde Hanwha bewijsbeslag onder de Nederlandse LONGi-vennootschap in Rotterdam. Ook legde zij conservatoir afgiftebeslag op de aldaar opgeslagen zonnepanelen, die vanuit Rotterdam werden gedistribueerd naar verschillende Europese landen waar het octrooi wel van kracht was. Het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:1739) hief het conservatoir afgiftebeslag in zijn geheel op, omdat Hanwha niet aannemelijk had gemaakt dat alle beslagen zonnepanelen bestemd waren voor afnemers in landen waar Hanwha’s octrooi van kracht is.5 Naast Nederland waren er namelijk ook nog andere Europese landen waar het Europees octrooi niet van kracht was.

Bij wijze van reconventionele vordering vorderde Hanwha een grensoverschrijdend inbreukverbod in alle landen waar haar octrooi van kracht is. De Rotterdamse voorzieningenrechter zag voorshands alleen aanleiding om een grensoverschrijdend verbod op basis van onrechtmatig handelen op te leggen (ECLI:NL:RBROT:2021:9551), maar het gerechtshof Den Haag breidde dit verbod uit naar een grensoverschrijdend octrooi-inbreukverbod (ECLI:NL:GHDHA:2022:636). Daarmee was dit het eerste inbreukverbod ooit dat in Nederland is opgelegd op basis van louter buitenlandse octrooirechten.

Belangenafweging in kort geding

In intellectuele eigendomszaken wordt de mogelijkheid om een verbod op te leggen in kort geding getoetst aan de verplicht aan te leggen belangenafweging, waarbij ook wordt getoetst of de houder van het intellectuele eigendomsrecht een spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen. Afgelopen jaar strandden veel kortgedingzaken op de vereiste belangenafweging.

Een voortdurende inbreuk duidt in beginsel op de aanwezigheid van een spoedeisend belang aan de zijde van de octrooihouder, tenzij blijkt dat de octrooihouder onvoldoende voortvarend heeft opgetreden tegen de (vermeend) inbreukmaker. Dat was bijvoorbeeld het geval in Amgen/Accord (ECLI:NL:RBDHA:2021:1256), waar de octrooihouder zo’n tien à twaalf maanden had getalmd alvorens een inbreukvordering in te stellen. Ook in Idemia/Vision-Box en Boston Scientific/Cook ontbrak het vereiste spoedeisend belang omdat de octrooihouders maanden (of zelfs jaren) hadden gewacht na de verlening van het octrooi alvorens een procedure te entameren, terwijl zij ondertussen wel in het buitenland procedures waren begonnen op basis van parallelle octrooien.

Zelfs als er in kort geding voorshands wordt geoordeeld dat er inbreuk wordt gemaakt op een geldig octrooi, dan kan een inbreukverbod achterwege worden gelaten op basis van een afweging van de belangen van partijen. In Ericsson/Apple had Ericsson jegens Apple een grensoverschrijdend inbreukverbod op iPhones, iPads, Apple tv’s en smartwatches gevorderd in de verschillende landen waar Ericssons octrooi van kracht is. De Haagse voorzieningenrechter overwoog (zonder een oordeel te vellen over de inbreuk op en geldigheid van het octrooi) dat een verbod zeer ingrijpende gevolgen zou hebben voor Apple, omdat zij genoodzaakt zou zijn om te stoppen met de verkoop van haar producten, met inbegrip van alle technologie die niet door Ericssons octrooi wordt beschermd. Mocht een verbod in een bodemprocedure geen stand houden, dan zou een deel van Apples schade moeilijk bepaalbaar en derhalve onomkeerbaar zijn. Anderzijds bood Ericsson zelf geen producten aan waarin de geoctrooieerde technologie was geïmplementeerd. Haar schade was derhalve louter financieel (in de vorm van misgelopen licentie-inkomsten) en achteraf eenvoudig vast te stellen. Zodoende viel de belangenafweging in het voordeel van Apple uit.6 Ook in het voornoemde geschil tussen Boston Scientific en Cook oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat een belangenafweging in het voordeel van vermeend inbreukmaker Cook diende uit te vallen omdat het belang van Boston Scientific vooral gelegen was in de vergoeding van haar financiële schade in de vorm van misgelopen licentie-inkomsten.7

Aansprakelijkheid jegens derden door handhaving octrooirechten

Een uitspraak die voor veel ophef zorgde, was het vonnis van de rechtbank Den Haag in Menzis/AstraZeneca (ECLI:NL:RBDHA:2020:10160), waarin de rechtbank voor recht verklaarde dat farmaceut AstraZeneca ongerechtvaardigd was verrijkt ten koste van zorgverzekeraar Menzis. AstraZeneca had namelijk een octrooi gehandhaafd (jegens andere farmaceuten) dat later ongeldig werd bevonden. Menzis had beargumenteerd dat de andere farmaceuten als gevolg van de handhaving van het octrooi pas later hun generieke geneesmiddel op de markt konden brengen. Zodoende moest Menzis gedurende langere tijd het duurdere medicijn van AstraZeneca vergoeden. De rechtbank oordeelde dat AstraZeneca gehouden was om deze schade te vergoeden. Het vonnis van de rechtbank werd echter door het gerechtshof Den Haag vernietigd (ECLI:NL:GHDHA:2021:2535). Het hof oordeelde dat AstraZeneca niet onrechtmatig had gehandeld jegens Menzis en dat zij zodoende ook niet ongerechtvaardigd kon zijn verrijkt. Anders dan Menzis had betoogd, bestaat er volgens het Haagse hof geen risicoaansprakelijkheid in de relatie van de octrooihouder met niet-concurrenten zoals Menzis.

De komst van het Unified Patent Court

Na jarenlang wachten lijkt het Eengemaakt Octrooigerecht (het ‘Unified Patent Court’ of ‘UPC’) er nu echt te komen. Het UPC is een gerechtshof voor EU-lidstaten die de UPC Agreement hebben geratificeerd. Het UPC wordt bevoegd om nietigheids- en inbreukzaken te behandelen voor zowel Europese bundeloctrooien (nationale octrooien die voor alle staten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag zijn verleend) als voor unitaire octrooien die voor het gehele UPC-territoir zijn verleend. Dit jaar zullen er voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Naar verwachting zal de UPC begin 2023 operationeel zijn.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermd werk

Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Wat kwalificeert als een auteursrechtelijk beschermd werk (ook wel het ‘werkbegrip’) is Europees geharmoniseerd en moet binnen de EU op uniforme wijze worden uitgelegd en toegepast. Uit vaste rechtspraak van het HvJ EU volgt dat een werk aan twee cumulatieve eisen moet voldoen: het moet oorspronkelijk én nauwkeurig en objectief identificeerbaar zijn.8 Een werk is oorspronkelijk wanneer het een eigen intellectuele schepping is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door zijn vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming ervan. Ook productvormgeving wordt onder het auteursrecht beschermd. Wanneer de uiterlijke onderdelen van een werk door hun technische functie worden bepaald, is de keuzevrijheid vaak zodanig beperkt dat het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan en is niet aan het oorspronkelijkheidscriterium voldaan.9 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verklaarde in Beckx/Rubik (ECLI:NL:GHARL:2021:6712) dat ook wanneer een voorwerp niet uitsluitend door de (technische) functie wordt bepaald, de overgebleven ontwerpruimte zo beperkt kan zijn dat er geen sprake is van vrije creatieve keuzes.10 De Rubik’s Cube met de specifieke kleurvlakken is volgens het hof auteursrechtelijk beschermd. De breedte, de kleur en de dikte van de ‘grid’, tezamen met de door Rubik gekozen kleurtinten van de vlakken (rood, groen, geel, blauw, wit en oranje) geven de kubus zijn oorspronkelijke karakter.11 In Philips/Lidl (ECLI:NL:GHDHA:2021:1371) ging het gerechtshof Den Haag in op de vraag of het scheerapparaat ST3D van Philips kon worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde ‘bewerking’ van de Arcitec (Philips’ eerdere ontwerp).12 Philips deed daarbij een beroep op het geheel van auteursrechten op de ST3D en Arcitec. Het hof overwoog echter dat de oorspronkelijkheid van de Arcitec niet kon bijdragen aan de oorspronkelijkheid van de ST3D en concludeert dat de vormgeving van de ST3D, mede in het licht van de Arcitec, onvoldoende oorspronkelijk is.13

Openbaar maken

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.14 Het begrip ‘openbaar maken’ wordt in de wet niet-limitatief omschreven. De rechthebbende heeft baat bij een ruime toepassing van artikel 12 Auteurswet (‘Aw’) omdat de bescherming daarvan ook uitstrekt tot nieuwe vormen van communicatie die zich met de huidige technologie snel ontwikkelen. Van openbaar maken is sprake als het werk op een of andere manier ter beschikking komt van of toegankelijk is voor het publiek. Wanneer een werk immaterieel openbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld via een website) kan een werk vervolgens opnieuw openbaar worden gemaakt. Dergelijke zogeheten ‘secundaire openbaarmakingen’ vallen naar Europees recht onder het begrip ‘mededelingen aan het publiek’.15

Aan het begrip ‘mededelingen aan het publiek’ moet een ruime betekenis worden gegeven.16 Het begrip heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de Europese rechtspraak en ook dit jaar was dat weer het geval. In VG Bild-Kunst/SPK (ECLI:EU:C:2021:181) oordeelde het HvJ EU dat het door middel van framing17 opnemen van een beschermd werk op een website een mededeling aan het publiek is, wanneer er op de website waar het beschermde werk met toestemming van de rechthebbende was geplaatst maatregelen tegen framing zijn getroffen.18 Verder achtte het HvJ EU in Mircom/Telenet (ECLI:EU:C:2021:492)19 het uploaden van onderdelen van een mediabestand op een peer-to-peernetwerk tevens een mededeling aan het publiek. In de gevoegde zaken YouTube en Cyando (ECLI:EU:C:2021:503) oordeelde het HvJ EU dat de aanbieder van internetplatforms een mededelingshandeling verricht wanneer hij zijn klanten bewust toegang verleent tot een beschermd werk, waartoe diens klanten anders geen toegang zouden hebben.20

Auteurscontractenrecht

Het auteurscontractenrecht ziet op overeenkomsten die tot doel21 hebben de exploitatiebevoegdheid van de feitelijke maker aan een wederpartij te verlenen. Het beschermt de maker onder meer tegen onredelijke bedingen. Onredelijk bezwarende bedingen zijn ex artikel 25f(2) Aw vernietigbaar.22 De toets die gehanteerd moet worden, is lichter dan die op grond van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 BW) geldt.23 In de zaak Martin Garrix/Spinnin (ECLI:NL:HR:2021:1923) verklaarde de Hoge Raad dat de beoordeling van onredelijk bezwarende bedingen een ex tunc toetsing behelst, dat wil zeggen op basis van alle relevante omstandigheden van het geval van vóór of ten tijde van de contractsluiting.24 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had dus onterecht een omstandigheid van na de contractsluiting meegewogen. Daarnaast had het hof – na zijn conclusie dat de bedingen niet onredelijk bezwarend waren – moeten toetsen of deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid alsnog onaanvaardbaar waren. Immers, in tegenstelling tot bij de beoordeling ex artikel 25f(2) Aw kunnen bij de beoordeling ex artikel 6:2(2) BW en artikel 6:248(2) BW ook omstandigheden meewegen die zich na de contractsluiting hebben voorgedaan, aldus de Hoge Raad.25

Thuiskopieregeling en billijke vergoeding

Handelingen die strikt in de privésfeer blijven, hebben in beginsel geen auteursrechtelijke consequenties. Op grond van de auteursrechtrichtlijn kunnen lidstaten beperkingen stellen aan het reproductierecht van auteurs bij kopieën voor privégebruik zonder commercieel oogmerk, op voorwaarde dat de rechthebbenden een billijke vergoeding ontvangen.26 Deze ‘thuiskopieregeling’ van artikel 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn is geïmplementeerd in artikel 16c Aw.27

In HP/SONT (IEF 20614) concludeerde het gerechtshof Den Haag dat een offline streaming kopie (‘tethered download’) geen thuiskopie is in de zin van artikel 16c Aw.28 Volgens het hof moet de thuiskopieregeling zo worden uitgelegd dat van een thuiskopie geen sprake is wanneer een kopie wordt gemaakt door een derde die met commercieel oogmerk handelt, ook al handelt deze in opdracht van een natuurlijk persoon.29 Bij een tethered download voert een professionele aanbieder in opdracht van de gebruiker het feitelijke proces uit en is er dus geen sprake van een thuiskopie. Het hof oordeelde daarnaast dat cloud-kopieën wel kunnen worden gekwalificeerd als thuiskopie.30 Terecht, zoals blijkt uit het arrest Austro-Mechana/Strato (ECLI:EU:C:2022:217), waarin het HvJ EU twee dagen later oordeelde dat de beperking inderdaad geldt wanneer een kopie van een beschermd werk voor privégebruik wordt opgeslagen in de cloud.31 Het uploaden van een beschermd werk in de cloud impliceert dat het betreffende beschermde werk wordt gereproduceerd.32 Daaruit volgt ook dat de rechthebbenden een billijke vergoeding moeten ontvangen voor de privékopieën die in de cloud worden opgeslagen. Wie daadwerkelijk de billijke vergoeding moet betalen, is aan lidstaten zelf om te bepalen, maar dat hoeft volgens het HvJ EU niet noodzakelijkerwijs de aanbieder van die clouddiensten te zijn.33

DSM-richtlijn

Per 7 juni 2021 is de implementatiewet van de DSM-richtlijn in Nederland in werking getreden en daarmee ook de geruchtmakende uploadfilterverplichting van artikel 17 DSM-richtlijn.34 Op grond van lid 4 van deze bepaling kunnen aanbieders van deelplatforms aansprakelijk worden gesteld voor het verlenen van toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken die door hun gebruikers in strijd met het auteursrecht zijn geüpload.35 Polen had beroep tegen de bepaling aangetekend omdat deze zou neerkomen op een uploadfilterverplichting die in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie. Volgens het HvJ EU zijn er voldoende waarborgen in artikel 17 DSM-richtlijn ingebouwd om een evenwicht tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op intellectuele eigendom te verzekeren (ECLI:EU:C:2022:297)36.

Modelrecht

Geldigheid

Het modelrecht beschermt de uiterlijke verschijningsvorm van een specifiek product (het ‘voortbrengsel’) en kan zien op het gehele voortbrengsel of een deel daarvan. De voorwaarden voor bescherming zijn nieuwheid en het hebben van een eigen karakter. Een model is nieuw als er voor de datum van de aanvraag geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld.37

Er zijn dit jaar meerdere uitspraken gewezen over het vereiste van een eigen karakter. Uit vaste rechtspraak volgt dat er alleen sprake kan zijn van een eigen karakter als de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij diezelfde gebruiker wordt gewekt door een of meer individueel beschouwde oudere modellen.38 Zo achtte het Gerecht in Nivelles/EUIPO (ECLI:EU:T:2022:263) de door het litigieuze model gewekte algemene indruk die van een elegante en minimalistische doucheafvoergoot. Daarin verschilde het model van de oudere modellen, waarvan de algemene indruk werd bepaald door meer ‘gestandaardiseerde’, functionele en niet-decoratieve kenmerken.39

De beoordeling van het eigen karakter van een model berust op een onderzoek in vier fasen (omtrent de betrokken sector, de geïnformeerde gebruiker, de mate van vrijheid van de ontwerper van het model en de vergelijking van de door de conflicterende modellen gewekte algemene indruk).40 De mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model wordt mede bepaald door de normalisatie van bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld als gevolg van de technische functie van het voortbrengsel of door de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden.41 Als de ontwerpvrijheid beperkt is, dan kunnen relatief kleine verschillen tussen de conflicterende modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken, en vice versa.42 In Eternit/EUIPO (ECLI:EU:T:2021:782) oordeelde het Gerecht dat het bestaan van een bepaalde algemene tendens inzake vormgeving geen beperkende factor is voor de vrijheid van de ontwerper en dus irrelevant is in het kader van het onderzoek van het eigen karakter van het betrokken model. De beoordeling of de algemene indruk van het model verschilt van het vormgevingserfgoed staat los van esthetische of commerciële overwegingen.

In Ferrari/Mansory (ECLI:EU:C:2021:889) verklaarde het HvJ EU dat bij de beoordeling van het eigen karakter van een deel van een voortbrengsel (in dit geval een V-vormig element op de voorkant van een voertuig) vereist is dat het betrokken gedeelte zichtbaar is en duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur.43 Aangezien deze zaak een niet-geregistreerd modelrecht betrof, waarvoor als extra voorwaarde geldt dat het model voor het publiek beschikbaar is gesteld (artikel 11(2) GMoV)44, speelde ook de vraag of de beschikbaarheidstelling voor het publiek van de afbeelding van een voortbrengsel in zijn geheel tevens geldt als openbaarmaking van de gedeelten daarvan.45 Dat kan volgens het HvJ EU het geval zijn als bij die beschikbaarstelling de verschijningsvorm van dat deel duidelijk herkenbaar is.46 Anders zou het voor ingewijden redelijkerwijs niet mogelijk zijn kennis te verkrijgen van het betrokken deel van het voortbrengsel.

De modelbescherming geldt niet voor een voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie47 of die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een ander product te laten passen,48 zoals bij een opzetstuk voor elektrische tandenborstels dat bepaalde kenmerken moet hebben om net als het origineel te passen.

Voor modellen die tot doel hebben binnen een modulair systeem de meervoudige verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken, bestaat weer een uitzondering op de uitsluiting van bescherming. Voor zover deze nieuw zijn en een eigen karakter hebben, kunnen deze namelijk toch bescherming genieten.49 Uit de wet volgt dat de uitzondering enkel van toepassing is op de must-fit-exceptie. In het arrest Lego/Delta Sport (ECLI:EU:T:2021:155) oordeelde het Gerecht echter dat de toepasselijkheid van de bepaling geldt voor zowel de techniekrestrictie als de must-fit-exceptie.50 Immers, het effect van de uitzondering voor modulaire systemen zou niet gewaarborgd zijn als het model met toepassing van de techniekrestrictie alsnog ongeldig verklaard zou kunnen worden.

Beschermingsomvang

Het modelrecht verleent aan de houder een exclusief recht om voor alle types van voortbrengselen het betrokken model te gebruiken.51 Het recht geeft bescherming tegen het gebruik van elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt en wordt in beginsel niet beperkt tot modellen die tot een bepaalde sector behoren.

Het afgelopen jaar oordeelde de lagere rechter onder andere dat sprake was van inbreuk op modelrechten voor frietjes in McCain/Simplot (ECLI:NL:RBDHA:2022:2476), Sanseviera’s in Noraplant/Greencre8 (ECLI:NL:RBDHA:2022:1216), plantenboxen in Blomma/Greengifts (ECLI:NL:RBDHA:2021:6312), en gordijnrailsystemen in Forest/Vako (ECLI:NL:RBOBR:2021:1703). De voorzieningenrechter wees de inbreukvordering in Spyra/DesignNest (ECLI:NL:RBDHA:2022:3596) op de stelplicht af en in BagJump/BigAirBag (ECLI:NL:RBDHA:2021:6313) oordeelde hij dat de verschillen tussen de modellen zodanig zijn, dat zij bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken.

Merkenrecht

Weigerings- en nietigheidsgronden

Een merkenrecht wordt verkregen door inschrijving van een aanvraag in het register. Een merk is een teken dat onderscheidend vermogen heeft én duidelijk en nauwkeurig in het register kan worden weergegeven.52 Het merkenrecht dient primair als herkomstfunctie voor de consument. Daarnaast kan met een merk bekendheid en reputatie worden opgebouwd. Het merk fungeert dan niet enkel als identificateur van de herkomst, maar heeft als het ware via goodwill zelf een productwaarde gekregen. Het merkenrecht kent absolute en relatieve weigerings- en nietigheidsgronden. De absolute weigeringsgronden (en nietigheidsgronden) beschermen het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt.53 Als de absolute gronden van toepassing zijn, wordt het merk in het algemeen ontoelaatbaar geacht voor inschrijving of, als het merk toch mocht zijn ingeschreven, moet het nietig verklaard worden. De relatieve weigeringsgronden (en nietigheidsgronden) beschermen de oudere merkenrechten van derden.

De belangrijkste redenen voor merkweigering zijn: het merk is beschrijvend en/of het merk mist onderscheidend vermogen. In Nestlé/Impossible Foods (IEF 20668) ging het over de vraag of het teken ‘IMPOSSIBLE BURGER’ een beschrijvende aanduiding was voor de betrokken waren en of het teken onderscheidend vermogen miste omdat het publiek het teken als aanprijzing in plaats van herkomstaanduiding zou kunnen zien. Het gerechtshof Den Haag oordeelde dat het teken ‘IMPOSSIBLE BURGER’ niet beschrijvend was voor de betrokken waren, aangezien de consument niet direct een verband zou leggen tussen het teken en de betrokken waren.54 Daarnaast achtte het hof het aannemelijk dat de aanduiding tot de verbeelding van de consument zou spreken, zodat niet kan worden geoordeeld dat het merk elk onderscheidend vermogen mist.55

De bescherming van oorsprongsbenamingen (‘BOB’) is een absolute weigerings- en nietigheidsgrond.56 De bepaling dient primair om bij de consument misleiding omtrent de herkomst tegen te gaan, maar beschermt ook de reputatie van de BOB tegen onrechtmatige uitbuiting daarvan. Dat de beschermingsomvang van BOB’s ruim moet worden uitgelegd, wordt in het arrest Champanillo (ECLI:EU:C:2021:713) wederom bevestigd. Het HvJ EU oordeelde dat hoewel de beschermingstoepassing van de BOB alleen ziet op producten,57 de beschermingsomvang ook strekt tot elk gebruik daarvan door producten of diensten.58

Het begrip ‘kwade trouw’ wordt niet gedefinieerd in de wet, maar in de rechtspraak zijn de afgelopen jaren redelijk wat handvatten uitgereikt voor de beoordeling van de kwade trouw.59 In Monopoly (ECLI:EU:T:2021:211) oordeelde het Gerecht dat een herhaaldepot een aanwijzing kan vormen voor kwade trouw, als uit de feiten en omstandigheden van het specifieke geval blijkt dat het herhaaldepot tot doel heeft een fundamentele regel van het (Unie)merkenrecht te omzeilen. In deze zaak ging het om het omzeilen van het aantonen van normaal gebruik. Ook het gerechtshof Den Haag oordeelde in Samsung/Gleissner (ECLI:NL:GHDHA:2021:1074) dat sprake was van een aanvraag te kwader trouw nu de aanvraag niet was gedaan met het oog op gebruik volgens de wezenlijke functie van een merk.

Uitputting

De houder van een merkenrecht heeft een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat derden te verbieden van zijn merk voorziene producten in de handel te brengen. Het begrip ‘uitputting’ is een uitzondering op deze regel.60 Er is sprake van uitputting wanneer de producten door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.61 Die toestemming moet zien op elk individueel product waarvoor uitputting wordt gevorderd.62 Voor de vraag of sprake is van uitputting is het begrip ‘in de handel zijn gebracht’ van doorslaggevende betekenis. Het enkel invoeren of te koop aanbieden van de producten in de EER is onvoldoende om te spreken van ‘in de handel brengen’, omdat zij de merkhouder niet in staat stellen de economische waarde van het merk te realiseren.63 Daarvan is pas sprake als de merkhouder de van zijn merk voorziene producten in de EER aan een derde verkoopt.64 In Laroche/4EW (ECLI:NL:HR:2021:417) oordeelde de Hoge Raad dat het gerechtshof Den Haag onterecht voorbij was gegaan aan het verweer van Laroche dat haar merkenrechten op de resterende voorraad niet waren uitgeput omdat niet alle merkgoederen aan Carrefour waren verkocht. Het hof had Laroche onder meer in de gelegenheid moeten stellen tot het leveren van tegenbewijs dat sprake was van uitputting.

Wanneer de merkhouder met een verkoop binnen de EER een verbod van wederverkoop in de EER heeft bedongen, staat dat niet aan uitputting in de weg. De merkhouder is met de verkoop van de producten immers in staat gesteld de economische waarden van het merk te realiseren. Bovendien heeft het in strijd handelen met het verbod van wederverkoop in de EER alleen betrekking op de verhouding tussen die partijen.65 In Hennessy (ECLI:NL:HR:2021:641) bevestigde de Hoge Raad deze rechtsregel en oordeelde dat het hof terecht had geoordeeld dat de merkenrechten van Hennessy op de producten zijn uitgeput. Hennessy had haar producten binnen de EER verkocht en geleverd aan derden met de bedoeling dat deze uiteindelijk op de Afrikaanse markt zouden worden verkocht. Daarom waren de verkoopprijzen aanzienlijk lager dan normaal gezien gangbaar is binnen de EER. In tegenstelling tot de A-G was de Hoge Raad niet van oordeel dat voor deze omstandigheid vragen aan het HvJ EU konden worden gesteld. Een gemiste kans volgens sommigen.66

Normaal gebruik

Het merkenrecht is een eeuwigdurend recht, mits het merk ‘normaal’ gebruikt wordt. Als een merk gedurende vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt, kan het vervallen verklaard worden.67 Er is sprake van normaal gebruik wanneer een merk fungeert als onderscheidingsteken voor de ingeschreven waren of diensten en dus niet enkel wordt gebruikt om de aan het merk verbonden rechten te behouden.68 Of sprake is van normaal gebruik hangt af van wat gebruikelijk is in de betrokken branche. Ook minimaal gebruik van een merk kan normaal gebruik opleveren.69 Een voorbeeld is de zaak Wendy’s (ECLI:NL:GHSHE:2021:3295). Al sinds de jaren negentig zijn de Amerikaanse keten Wendy’s en een snackbarhouder uit Goes verwikkeld in een strijd over het merk Wendy’s (en wie het gebruik daarvan toekomt). Het gerechtshof Den Haag concludeerde dat de snackbarhouder normaal gebruik had gemaakt van het merk. Het feit dat er slechts sprake is van gebruik voor één snackbar in één regio binnen de Benelux deed daar volgens het hof niets aan af. De geografische omvang van het gebruik was voldoende om als normaal gebruik te worden gekwalificeerd.70

Noten

  1. 2-4 Rijksoctrooiwet.
  2. HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:163 (Philips/Wiko), r.o. 4.4 en 4.7.
  3. Hof Den Haag 29 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2055 (Nutrition/Kuminda), r.o. 4.25.
  4. 69 Europees Octrooiverdrag.
  5. Hof Den Haag 17 september 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1739 (LONGi/Hanwha), r.o. 4.4.
  6. Rb. Den Haag 9 mei 2022, IEF 20703 (Ericsson/Apple), r.o. 4.30.
  7. Rb. Den Haag 3 mei 2022 (Boston Scientific/Cook), r.o. 4.22.
  8. HvJ EU 12 september 2019, ECLI: EU:C:2019:721 (Cofemel), r.o. 29-32; zie ook HvJ EU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899 (Heksenkaas).
  9. HvJ EU 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:816 (Bezpečnostní softwarová asociace), r.o. 48-49.
  10. Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (Beckx/Rubik), r.o. 5.5.
  11. Idem, r.o. 5.14-21.
  12. 10(2) Aw.
  13. Hof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 (Philips/‌Lidl), r.o. 4.12 en 4.15.
  14. 1 Aw; zie ook art. 12 Aw (openbaarmaking) en art. 13 (verveelvoudiging).
  15. 3(1) Auteursrechtrichtlijn.
  16. HvJ EU 7 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:147 (ITV/TVCatchup).
  17. HvJ EU 9 maart 2021, ECLI:EU:C:2021:181 (VG Bild-Kunst/SPK), r.o. 35: ‘de techniek van framing [bestaat] erin dat een pagina van een website in meerdere kaders wordt verdeeld waarbij in één van die kaders via een aanklikbare link of een geïntegreerde link (inline linking) een element zichtbaar wordt dat van een andere site afkomstig is, zodat voor de gebruikers van die website verborgen blijft uit welke omgeving dat element afkomstig is.’
  18. Idem, r.o. 55.
  19. HvJ EU 17 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:492 (Mircom/Telenet).
  20. HvJ EU 22 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cyando), r.o. 68; zie ook HvJ EU 14 juni 2017, EU:C:2017:456 (Stichting Brein), r.o. 26.
  21. 25b Aw: in art. 25b Aw werd voorheen van ‘hoofddoel’ gesproken. Met de implementatie van de DSM-auteursrechtrichtijn in de Auteurswet op 7 juni 2021 is dit gewijzigd naar ‘doel’. Daarnaast is samenloop van het auteursrecht en modelrecht ex art. 3.28 BVIE niet langer uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming.
  22. 25f Aw: ‘Een beding dat, gelet op de aard en inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen of de overige omstandigheden van het geval, voor de maker onredelijk bezwarend is, is vernietigbaar.’
  23. Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2011/12, 33308, nr. 3, p. 21.
  24. HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1923 (Martin Garrix/Spinnin), r.o. 3.1.2-3.1.3.
  25. Idem, r.o. 3.2.1-3.2.2.
  26. 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn.
  27. 16c Aw: ‘Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.’
  28. Hof Den Haag 22 maart 2022, C/09/561257/ HA ZA 18-1035; IEF 20614 (HP/SONT), r.o. 4.8-4.10.
  29. Idem, r.o. 4.6.
  30. Idem, r.o. 5.1-5.3.
  31. HvJ EU 24 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:217 (Austro-Mechana/Strato), r.o. 33.
  32. Idem, r.o. 17.
  33. Idem, r.o. 54.
  34. Geïmplementeerd in art. 29c Aw.
  35. 17(4)(a)(b)(c) DSM-richtlijn.
  36. HvJ EU 26 april 2022, ECLI:EU:C:2022:297 (Polen/EU).
  37. 3.3 BVIE en art. 5 GMoV.
  38. HvJ EU 19 juni 2014, BIE 2014/58 (Karen Millen/Dunnes Stores), r.o. 35.
  39. Gerecht EU 27 april 2022, ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles/EUIPO), r.o. 144.
  40. Gerecht EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417 (Visi/one GmbH/EasyFix), r.o. 66.
  41. Gerecht EU 18 maart 2010, EU:T:2010:96 (PepsiCo & Grupo/BHIM), r.o. 67.
  42. Gerecht EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417 (Visi/one GmbH/EasyFix), r.o. 76; zie ook Gerecht EU 6 juni 2019, EU:T:2019:377 (Porsche/EUIPO), r.o. 48.
  43. HvJ EU 28 oktober 2021, ECLI:EU:C:2021:889 (Ferrari/Mansory), r.o. 52.
  44. Dat wil zeggen dat ingewijden in de betrokken sector bij een normale gang van zaken redelijkerwijs kennis hebben moeten kunnen nemen van het model.
  45. Idem, r.o. 35.
  46. Idem, r.o. 38.
  47. 3.2(1)(a) BVIE en art. 8(1) GMoV (de techniekrestrictie).
  48. 3.2(1)(b) BVIE en art. 8(2) GMoV (de must-fit-exceptie).
  49. 3.2(2) BVIE en art. 8(3) GMoV.
  50. Gerecht EU 24 maart 2021, ECLI:EU:T:2021:155 (Lego/Delta Sport), r.o. 80.
  51. HvJ EU 21 sept. 2017, ECLI:EU:C:2017:720 (Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles), r.o. 93.
  52. 2.1 BVIE en art. UMVo
  53. 2.2bis(1) BVIE en art. 7(1) UMVo.
  54. Hof Den Haag 12 april 2022, IEF20668 (Nestlé/Impossible Foods), r.o. 4.3-4.14.
  55. Idem, r.o. 4.15-4.16.
  56. 2.2bis(1)(i) BVIE en art. 7(1)(j) UMVo: ‘merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of nationaal recht of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien.’
  57. 93(1)(a) Verordening nr. 1308/2013.
  58. HvJ EU 9 september 2021, ECLI:EU:C:2021:713 (Champanillo), r.o. 46-47; zie ook overweging 97 van Verordening nr. 1308/2013: ‘Geregistreerde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen moeten worden beschermd tegen elk gebruik waarbij wordt geprofiteerd van de reputatie die verbonden is aan producten die aan de eisen voldoen. Om eerlijke concurrentie te bevorderen en de consument niet te misleiden, moet deze bescherming ook worden uitgebreid voor producten en diensten die niet onder deze verordening vallen, met inbegrip van die welke niet in bijlage I bij de Verdragen zijn genoemd.’
  59. HvJ EU 27 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:435 (Malaysia Dairy Industries); HvJ EU 11 juni 2009, EU:C:2009:361 (Lindt & Sprüngli); HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton); en HvJ EU EU, 29 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/Skykick).
  60. 2.23(3) BVIE en art. 15(2) UMVo.
  61. HvJ EU 20 november 2001, ECLI:EU:C:2001:617 (Zino Davidoff en Levi Strauss), r.o. 40; en HvJ EU 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle), r.o. 33.
  62. HvJ EU 1 juli 1999, ECLI:EU:C:1999:347 (Sebago), r.o. 18-22.
  63. HvJ EU 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding).
  64. Idem, r.o. 39-42.
  65. HvJ EU 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding), r.o. 54-56.
  66. Annotatie van Charles Gielen onder HR 23 april 2021, NJ 2021/303 (Hennessy); zie ook W.J.H. Leppink & A.I.P. Martens, ‘Hennessy: een gemiste kans? Over EER-waarde, het right to control en de internationale parallelhandel in de praktijk’, IER 2022/2, p. 4-10.
  67. 2.27(2) BVIE en art. 58(1)(a) UMVo.
  68. HvJ EU 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax) en HR 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP0432 (Ansul/Ajax).
  69. HvJ EU 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar); HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon); en Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006/58 (Ipko/Marie Claire).
  70. Hof Den Bosch 2 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (Wendy’s), r.o. 6.12.